商业方法专利是近年来在我国专利法研究领域新出现的概念, 但在美国等发达国家却并非如此。美国专利商标局在美国专利分类码第705 号中对商业方法专利所作的定义是: “装置和对应的方法, 用于商业运作、政府管理、企业管理或财务资料报表的生成, 它使资料在经过处理后,有显着的改变或者完成运算操作; 装置及对应的方法, 用于改变货物或服务提供时的资料处理或运算操作”不过, 美国对待商业方法专利性的态度也经历了一个由否定到肯定的过程。

上个世纪初, 美国对反垄断和保护公众利益的强调使得对商业方法纳入专利权领域持否定态度。如在1908 年的Hotel Security Checking Co. v.Lorraine Co. 案中, 法院认为, 商业方法属于抽象的概念, 因而应属于专利权例外的情形。在该案中, 专利的权利要求涉及到一个系统的可专利性问题, 该系统用来监视和协调饭店的食物单与配送和顾客付账的关系以阻止服务员和出纳员的贪污行为。该系统要求服务员领班把显示有服务员的食物单同编号的纸条, 与从厨房运走的食物和顾客实际的付费进行比较。这些权利要求不属于有关机器、制成品或物质合成的传统种类。尽管当时方法正日益成为另一分类“新的和实用的技艺”中的可专利主题, Hotel Security 案仍然通过排除没有物质或有形机制的方法, 限制了商业方法的大幅增长。法院指出, 该系统的基本原则和记账法(即把雇主的商品记在取走该商品的代理商的名下) 一样陈旧。法院基于专利性标准的判断而否认了该商业方法的可专利性。

从过去发生的一些否认商业方法专利性的判例来看, 商业方法的权利要求具有普遍性而广为人知, 达不到专利权的新颖性和创造性(非显而易见性) 要求是不能获得专利的重要理由。商业方法作为传统的专利权的例外不是没有原因的。从历史沿革看, 专利法承认方法专利也有一个过程。如在英国, 早期判例主张发明专利的条件是被商业利用的、可被普遍接受的物质具体化的实体, 而不包括方法在内。商业方法作为方法的一个下位概念更不可能自然地纳入专利权保护领域。除此之外, 还有以下原因: 商业管理领域内的许多革新很快进入公用领域。这些革新除具有作为商业秘密的条件外, 没有作为知识产权而受到有效保护。许多着名的和有价值的商业运作技巧已为商业界所通用, 进入公众都可以自由利用的公共领域。如就二次记账法而言, 任何人都应可以运用公共领域的这一商业方法。但是, 上述内容并不表明具有重大商业价值的商业方法不能获得法律保护。如在美国, 被保密的具有经济价值的商业方法根据州法可以作为商业秘密使用。在计算机软件作为一种产业发展起来后, 软件既可以看作是一种产品, 也可以视为一种控制设施的方法, 因而在经济上是有利于商业活动的。此外, 长期以来着作权法和商标法为具有重要商业价值的软件、表达方式、娱乐活动、角色与商业符号提供了具有重要意义的专有权。

后来, 随着商业方法的广泛利用, 特别是计算机技术的出现使商业网络软件盛行并产生了巨大的经济效益, 美国逐渐将商业方法纳入到专利权领域。如1998 年联邦巡回上诉法院判决StateStreet Bank v. Signature Financial Group 案, Amazon. com , Inc. v. Barnesandnoble , Inc. 案等,都明确将商业方法纳入专利权保护范围。根据State Street 案, 商业方法专利必须有一些有形的或物质化的效果, 特别表明商业方法在软件中体现出来, 至少使与软件接近的媒介具体化。还如在AT&T Corp. v. Excel Communications , Inc. ,案中, 法院对有关商业方法、软件和数学算法的可专利性标准提出了自己的主张。在该案中,该联邦巡回法院再次列举美国《专利法》第101条的例外规定, 认为专利法能够适应“法律和技术方面的显着变化……要求……新的和革新的概念, 同时仍然坚持其基本原则”。它严格限制司法界定中把可专利的算法排除到抽象的数学算法中。通过引证State Street 案, 该法院发现包括算法在内的发明具有可专利性, 只要遵循Alappat案的处理方法, 该算法能够以“一种有效的方式得到应用”和“作为一个整体以一种有用的方式被应用”。近年来, 美国专利商标局已经授予了相当多的商业方法专利。仅以美国花旗银行为例, 截止到2001 年2 月13 日, 它在美国获得了41 项商业方法专利。而且授予商业方法专利的速度增长很快, 以1996 年至1998 年为例, 美国专利商标局授予的商业方法专利从165 件增至2193 件。商业方法专利的授予意味着商业方法专利权人有权禁止他人未经许可而实施其商业方法专利。

当然, 尽管在美国商业方法已被不折不扣地纳入了专利权的保护领域, 商业方法的专利性问题仍然存在争议。如美国律师界很多人认为, 描述从事商业活动的专利申请权利要求不是“直接地倾向于(法定的可被允许的) 标的”。很多商事主体担心商业方法专利的授予会制约其利用既有的商业模式和技巧从事经营, 担心受专利权束缚而不敢自由利用商业方法。一些学者则从专利性的要求考察, 否认商业方法的专利性, 原因是商业方法专利所描述的商业技艺已经被他人使用或所知道。有些学者则从知识产权的制度价值和与公共政策平衡的角度考察, 提出商业方法专利保护方面的争议。如有的学者强调知识产权保护中更大的社会利益, 而该社会利益是以更严格限制政府授予专利垄断权为前提的; 认为通过对政府授予专利垄断权的限制使创造更便利而促进社会进步, 而这些创造如果以在先技艺为基础则容易进行。财产权利的倡导者则表示, 界定明确的和可强制执行的知识产权体系是对创造的基本鼓励。在公共政策下平衡这两种观点的方法对改变知识产权的范围也引发了争议, 这和有关商业方法的争论相似。还有一种批评认为, 商业界几乎每一个人都使用商业方法。因此, 具有较广范围的强势商业方法专利过多地起阻碍作用,它们侵占所有商业有效运作所必需的商业基本结构.为避免授予商业方法专利存在的一些问题,美国专利商标局提出了《商业方法专利的起源:一个行动计划》(《行动计划》) , 其基本内容是:第一, 加强对审查员的有关商务实践中的技术训练; 第二, 修订专利商标局的审查指南, 包括由主审查员(审查学习和训练过程中的优秀者) 对在美国专利分类指南第705 类中所有申请进行强制性的第二次审查; 第三, 扩大专利商标局的质量审查办公室对在美国专利分类指南第705 类中专利的抽样范围; 第四, 对在美国专利分类指南第705 类中的申请, 对与商业有关的非专利进行强制性检索。

面对商业方法专利的扩张, 为了使其不至于对现存专利制度建立的平衡机制构成威胁, 关键之处仍在于根据本国经济和社会发展状况、市场发育程度等因素确定适用的条件和范围。美国商业方法专利近些年出现的一些问题, 在本质上仍然是没有找到协调相互冲突的利益各方的最佳平衡点。例如, 商业方法专利标准过于宽松使很多不具备专利性的商业方法都获得了专利, 导致了对商业方法拥有者权利的不适当保护。

商业方法专利的出现无疑是专利权扩张的一个重要现象。它在本质上是调和商业方法拥有者和商业竞争者、社会公众之间关系而在专利法上出现的新的制度安排。商业方法专利的确立对于激励商事主体改进商业模式和激发技术资源创造具有重要作用, 因而是具有社会利益的。它同时通过授予商业方法拥有者以专有权利, 能够有效地制止相关商业方法经营者的竞争, 提高其自身的竞争能力。相应地, 它也会对相关商业方法经营者的利益产生重大影响, 并对市场相关行业的利益变动产生影响, 从而也涉及到公共利益。当然, “由于不同国家在商业方法专利保护方面存在差别, 比较商业方法专利的经济效果存在一定困难”。

就我国来说, 原则上讲, 面对新技术和市场经济发展出现新的事物, 专利法应以一种开放和包容的精神去对待。新事物的出现, 有可能打破专利法原有的利益平衡格局而需要在新的起点上建立平衡。但是, 就商业方法专利来说, 我国《专利法》暂不加以引进是值得考虑的。根据我国《专利法》的规定, 智力活动的规则和方法不属于可专利范围。从理论上说, 商业方法能否获得专利权的保护首先需要突破它属于智力活动的规则和方法的观念。但现实中的以下几个因素决定了承认商业方法专利应慎重: 一是在我国目前的情况下, 商业方法专利的授予对外国人更有利, 因为我国在市场经济发育和商业管理模式方面与发达国家相比存在很大差距; 二是商业方法专利的保护没有纳入《知识产权协定》等国际公约的要求, 不确立商业方法专利保护制度与国际义务并不违背。当然, 随着条件的成熟, 未来仍有可能考虑建立我国的商业方法专利制度。